“진보성 거절인데, AI 출원이라 일반 기계랑 같은 기준인가요?” “BM은 ‘온라인화’만 해도 거절된다던데, 표준특허는 또 뭐가 다르죠?”
진보성은 특허 실무에서 가장 자주 마주치는 쟁점입니다. 그런데 현장에서 들어오는 질문을 모아 보면, 법조문은 하나(특허법 제29조 제2항)인데 심사관·법원이 실제로 대조하는 것은 분야마다 다릅니다. 기계 장치는 구조·기능의 유기적 결합, AI는 학습 파이프라인, BM은 정보처리 흐름, 표준특허는 청구항과 표준문서의 정합성이 먼저 나옵니다.
오늘은 IP 지식·판례 서버 조사와 내부 4분야 진보성 통합 보고서를 바탕으로, 공통 법리와 분야별 특수 규칙을 먼저 짚어 보겠습니다. 판례·OA 체크리스트·의견서 실무는 5월 16일 하편에서 이어갑니다.
1. 진보성, 모든 특허에 공통인 ‘골격’
1.1 법적 기준과 심사 절차
특허법 제29조 제2항은 출원 전에 공지된 발명에 기초하여 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있으면 진보성이 없다고 규정합니다. 특허·실용신안 심사기준 제3부 제3장은 이를 네 단계로 풀어 씁니다.
- 청구항에 기재된 발명을 특정한다.
- 인용발명(선행기술)을 특정한다. 복수 인용도 가능하다.
- 가장 가까운 인용발명과 대비해 차이점을 명확히 한다.
- 그 차이를 극복해 출원발명에 이르는 것이 통상의 기술자에게 용이한지 판단한다.
신규성(제1항)에서 “같은가?”를 먼저 보고, 차이가 확인된 뒤에야 진보성 “쉽게 만들 수 있었는가?” 논의가 시작됩니다.
1.2 네 분야 모두에 해당하는 ‘금지선’
아래 세 가지는 일반·AI·BM·표준 어디에나 적용됩니다. 4월 15일 2024후10641 판례 글에서 다룬 사후적 고찰·유기적 결합도 여기에 속합니다.
(1) 사후적 고찰 금지
이미 출원 명세서·청구항에 개시된 기술을 알고 있는 상태에서 “통상의 기술자라면 쉽게…”라고 판단해서는 안 됩니다. (대법원 2006후138, 2024후10641 등)
(2) 구성요소 분해 금지 — 유기적 전체로 본다
청구항이 복수 구성요소로 되어 있을 때, 각 요소가 공지라는 이유만으로 진보성을 부정할 수 없습니다. 과제 해결원리에 따라 유기적으로 결합된 전체의 곤란성과 특유한 효과를 함께 봐야 합니다. (심사기준 §7 결합발명, 2006후2097)
(3) 결합발명 — 암시·동기·부정적 교시
여러 선행기술을 조합해 진보성을 부정하려면, 선행문헌에 결합의 암시·동기가 있거나, 출원 당시 기술수준상 용이한 결합이어야 합니다. 반대로 선행기술이 특정 결합을 권하지 않거나 문제를 경고하면(부정적 교시), 무비판적 조합은 곤란합니다.
인용문헌 수가 많을수록 사후적 고찰이나 합당한 거절이유 결여를 의심해 볼 여지가 커집니다(심사기준).
(4) 선택·수치한정 — ‘더 나은 효과’
선택발명·수치한정 발명은 질적 이질 또는 양적 현저한 더 나은 효과가 있으면 진보성이 인정될 수 있습니다. 명세서에 효과가 기재되어 있으면, OA 단계에서 비교 실험 자료로 보강하는 경로도 열려 있습니다(신규사항 없이).
1.3 진보성 ‘앞’과 ‘옆’에 있는 다른 요건
| 요건 | 진보성과의 관계 |
|---|---|
| 신규성 | 차이가 있어야 진보성 논의 시작 |
| 성립(제2조) | BM·SW·AI에서 진보성 이전 관문. “진보성 의견서만”으로 뒤집기 어려운 경우 많음 |
| 기재·실시가능 | AI·BM에서 구체적 수단 미기재 → 진보성 전 거절 |
| 표준 필수성 | SEP는 진보성 통과 + 표준 구현 필수 여부가 별도 축 |
2. 한눈에 보는 4분야 비교표
같은 「진보성」이라도, 심사·분쟁에서 무엇을 한 덩어리로 볼지가 갈립니다.
| 비교 항목 | 일반(물건·장치) | AI | BM | 표준(SEP) |
|---|---|---|---|---|
| 판단 단위 | 부품·장치 구조·기능 결합 | 학습·추론 파이프라인 (데이터→모델→출력) | 서버·단말·DB 간 정보처리 단계 | 청구항 문언 ↔ 표준 절·필수 요소 |
| 인용발명 선택 | 동일·인접 기계·전기 | AI 심사가이드·공지 ML + 응용 하드웨어 | 전자상거래·금융·플랫폼 + IT 공지 | 표준 선행 + 표준 초안·기고 |
| 효과의 역할 | 기능적 상승·곤란성 | 당연한 AI 효과 배제, 예측 초과 필요 | 비즈니스 효과만으론 부족, 기술적 시너지 | 등록 가능성 ↑ vs 필수성 ↑ 트레이드오프 |
| 전형 거절 ① | A+B 단순 결합 | “AI로 구현”만 추가 | “온라인으로 옮김” | 청구항 표준 불일치 |
| 전형 거절 ② | 주지관용 치환 | 전처리·모델 미특정 | 감사 메시지·UI 부가 | 기고 후 출원 → 신규성 상실 |
| 관문 순서 | 보통 진보성이 핵심 | 성립·실시가능 → 진보성 | 성립(영업규칙 vs IT) → 진보성 | 출원 타이밍 → 정합성 → 진보성 |
3. 일반발명 (물건·장치): ‘부품 이름’이 아니라 ‘전체’
3.1 심사·판례가 보는 것
- 결합발명: 개별 구성이 공지여도 전체 곤란성·특유한 효과가 있으면 진보성 인정 (2005후3277).
- 의미 있는 조합 vs 단순 나열: 기능적 상호작용으로 복합 상승효과 — 전자; 병렬·나열 — 후자 (2006후1490).
- 주지·관용 결합: 통상 용이하나, 유기적 결합으로 더 나은 효과면 자명 아님 (2005후1530).
3.2 전형 OA와 반박 축
| OA 유형 | 반박할 때 짚을 점 |
|---|---|
| 2~3개 선행 조합 | 결합 동기·암시 없음, 인용 과다 = 사후적 고찰 |
| 주지관용 부품 치환 | 기능 차이, 부정적 교시 |
| 효과 없는 미세 변경 | 전체 기술사상·상승효과 |
3.3 2024후10641과의 연결
대법원 2024후10641(벨트 위축기)은 일반발명 진보성의 교과서적 사례입니다. 선행발명 일부만 떼어 본 발명과 형태를 맞춘 뒤 “용이한 결합”이라 본 원심을, 대법원은 과제·기능·부정적 교시 관점에서 파기·환송했습니다.
명세서 전략 한 줄: “왜 이 구조가 함께 가야 하는지”(안정성, 밀봉, 밸런스)를 한 덩어리로 남겨 두세요.
4. AI (인공지능): ‘AI 이용’만으로는 부족하다
4.1 기본 원칙
AI 관련 발명도 심사기준 제3부 신규성·진보성 원칙을 따릅니다(인공지능 심사사례집). 다만 대비 단위가 다릅니다. 인용발명과 학습 데이터, 데이터 전처리, 학습 모델, 손실 함수(Loss Function) 등 구체적 수단을 맞춰 일치·차이를 추출합니다.
4.2 AI 심사사례집 — 진보성 유형
| 유형 | 진보성 인정 쪽 | 부정 쪽 |
|---|---|---|
| 기술적 구성 특정 | 전처리·모델·학습방법 구체 기재 + 예측 초과 효과 | “AI 이용”“학습모델 이용”만 기재 |
| 학습 데이터 | 특유 정보처리 + 데이터 차이 → 초과 효과 | 데이터 차이만(차이만으로 인정 곤란) |
| 학습 모델 | 하이퍼파라미터·분산·연계 등 구체 | 공지 ML 단순 변경, 예측 범위 내 효과 |
| 산업 분야 적용 | 장기 미해결 과제 극복 + 객관적 증거 | 구성 동일, 분야만 이전 |
| 당연한 효과 | — | “빠름·대량·정확·오류 감소” 등 AI 구현 당연 효과 |
| 주지관용 수단 | — | 영상 이진화 등 연산량 절감 관용 |
4.3 모델링 vs 응용
- AI 학습모델링: 학습데이터·모델 생성 자체가 과제.
- AI 응용: 하드웨어·용도가 정해진 분야에서 학습모델·데이터 응용.
- 로봇·자율주행: AI 특징 없으면 일반 진보성; 있으면 과제해결원리 → 모델 → 데이터 순으로 차이 검토.
4.4 AI × BM 교차
“사람이 하던 업무를 AI로 시스템화”만 기재하고 전처리·모델을 구체화하지 않으면, AI 심사사례집상 통상의 창작능력에 해당할 수 있습니다. BM의 「온라인화」 거절과 논리 구조가 같습니다.
5. BM (비즈니스 방법): 성립을 넘어야 진보성
5.1 두 단계 관문
- 성립(Eligibility): 순수 영업규칙 vs H/W·S/W로 구체적 정보처리 실현 (12월 SW·BM 입문 글 참고).
- 진보성: 온라인화·주지관용 vs 이질적 결합·새로운 기술적 해결.
성립 거절을 진보성 의견서만으로 뒤집기 어렵습니다. 데이터 흐름·단계 보강, 또는 재출원을 함께 검토하세요.
5.2 BM에서 자주 보는 심사 논리
| 패턴 | 예시 | 대응 방향 |
|---|---|---|
| 주지·관용 부가 | 전자상거래 + “감사 메시지 출력” | 일반 상식·주지기술 부가 (2003후496 등) |
| 인접 BM 결합 | 위치 리워드 + 지도 이미지 | 결합 동기·과제 차이, 이질적 결합 효과 |
| 업계 시스템화 | 부동산·옥션·결제 도메인 + IT 공지 | 구현 곤란성·기술적 저해 (사건마다 인정 여부 상이) |
| 청구범위 해석 | 진보성도 청구항 기준; 설명 보완 해석 제한 (2003후2515) | 단계·데이터를 청구항에 명확히 |
5.3 BM 명세서·OA 키워드 (워크북)
- 구체적 실현: S/W가 H/W 자원으로 정보처리 실현
- 기술적 수단: 제어 유닛, 비교 모듈, 매칭 엔진
- 시계열적 처리: 입력 → 처리 → 출력 Step
- 이질적 결합: 도메인 지식 × IT 특유 효과
6. 표준특허 (SEP): 진보성과 ‘필수성·정합성’은 별개
6.1 두 축·세 축으로 읽기
표준특허는 특허법상 진보성을 만족해도 SEP가 아닐 수 있고, 표준과 매칭되어도 진보성에서 거절될 수 있습니다.
| 축 | 질문 |
|---|---|
| 진보성 | 선행 대비 용이한가 — 일반특허와 동일 |
| 표준 정합성 | 청구항이 표준 mandatory 요소를 포괄하는가 |
| 필수성(SEP) | 표준 없이 구현 불가한가 |
| 출원 타이밍 | 기고·발표 전 출원했는가 — 공개=선행 위험 |
FRAND·라이선스 협상은 biz 카테고리 SEP·FRAND 글이, 출원·청구항·심사는 patent 축이 담당합니다.
6.2 일반특허 vs 표준특허 — 청구항 설계
| 일반특허 | 표준특허 | |
|---|---|---|
| 청구항 | 포괄적, 불필요 한정 최소화 | 표준 외 내용 제거, 문언 정합성 |
| 핵심 | 권리 범위 | Mandatory 중심, 표준 매칭 |
| 트레이드오프 | — | 한정 ↑ → 등록 ↑, SEP 범위 ↓ 가능 |
기출원 안정화: 신규성·진보성 사전 분석 → 1년 내 보정·우선권 출원. 표준 변동 대비 실시예 풍부화 → 보정·분할·계속출원.
6.3 SEP — 심사·무효에서
- 심사: 통신·코덱 선행 다수 → 결합·주지관용 거절 빈번 → 일반발명 논리 + 표준 문서 인용.
- 무효: 선행 표준 초안·회의록 + 학술 조합.
- 방어: (1) 표준 대비 필수 구성 과제·효과, (2) 결합 동기(표준 채택 경위), (3) 분할·계속으로 mandatory 청구항 정렬.
7. 상편에서 기억할 네 가지
- 진보성 법리는 하나, 판단 단위는 네 갈래 — 일반 / AI / BM / 표준.
- 사후적 고찰·유기적 결합·부정적 교시는 공통 방패.
- AI·BM은 성립·기재를 통과해야 진보성 논의가 의미 있다.
- SEP는 진보성 + 정합성 + (필수성) — biz 글과 역할 분담.
마치며: 지도는 펼쳤고, 하편에서 판례와 OA로 길을 잇습니다
같은 「진보성 없음」 통지라도, 어디를 어떻게 써야 설득력이 생기는지는 분야마다 다릅니다. 오늘은 개념·구조·비교표까지 정리했습니다. 거절·무효에서 이기는 판례, 분야별 체크리스트, 의견서 문장, 12월 중간대응·4월 거절 분기와의 절차 연결은 하편에서 이어갑니다.
→ 하편: 거절·무효에서 이기는 진보성 — 4분야 판례·OA (하)
본문은 IP 지식·판례 서버 및 내부 4분야 진보성 통합 보고서를 블로그 독자용으로 요약·재구성한 것이며, 구체적 사건·통지서·기일은 개별 출원에 맞춰 확인하시기 바랍니다.
특허 진보성 전략을 분야·판례·심사기준에 맞춰 정리하고 싶으시면 nan-IP가 함께 살펴 드리겠습니다.