“상편 표는 이해했는데, 우리 OA에는 인용이 세 개나 붙어 있어요. 뭐부터 써야 하나요?” “등록됐는데 무효 걸렸습니다. AI/BM/표준 각각 방어가 다른가요?”
상편(5/15)에서 진보성 공통 법리와 일반·AI·BM·표준 4분야 비교표를 짚었습니다. 하편에서는 판례·심사사례로 인정·부정의 대비를 보고, OA·무효 단계 체크리스트와 의견서 문장, 12월 중간대응 → 4월 거절 분기 → 2월 무효심판 판례까지 절차를 연결합니다.
IP 지식·판례 서버 및 내부 4분야 진보성 통합 보고서를 바탕으로 정리했습니다.
1. 일반발명 (물건·장치) — 인정 vs 부정, 나란히
1.1 대표 사례 매트릭스
| 사건 | 결과 | 진보성 쟁점 | 실무 시사 |
|---|---|---|---|
| 대법원 2024후10641 (벨트 위축기) | 무효 기각 (파기환송) | 사후적 조합, 유기적 전체·부정적 교시 | ★ 방어 교과서 — 4/15 전문 글 |
| 특허법원 2023허11678 (용접 강 블랭크) | 심결취소 (진보성 인정) | 차이점의 독자적 기술적 의의 | 인용 결합 반박 성공 |
| 특허법원 2023허10996 (ROPS) | 청구기각 | “유기적 결합” 주장 → 주지관용·단순 결합 | 거절 전형 |
| 특허법원 2024허15288 (노마드홈) | (동 계열) | 전선 보호 = 일반 기술 | 주지관용 치환 |
1.2 2024후10641 — 하편에서 다시 짚는 ‘방어 3종’
상세는 4/15 글에 두고, OA·무효에서 바로 쓸 포인트만 압축합니다.
- 과제 대비: 선행발명 자기 과제를 무시하고 일부 구성만 삭제·치환한 대응표 — 사후적 고찰·과제 왜곡 지적.
- 부정적 교시: 선행 본문의 “이렇게 하면 문제” 경고 — 무비판적 결합 비합리.
- 기능·효과: 겉모습이 비슷해도 수행 기능·전체 효과가 다르면 대응 구성 단정 곤란.
1.3 2023허11678 vs 2023허10996 — 같은 ‘결합’ 다른 결과
- 11678: 선행 1·2와 구별되는 차이점 2에 독자적 기술적 의의 — 쉽게 도달 불가 → 진보성 인정.
- 10996·15288: “유기적 결합” 주장 — 법원은 주지관용·일반 기술 결합으로 용이 도출 → 청구기각.
교훈: 유기적 결합은 주장이 아니라 과제·기능·효과로 입증해야 합니다.
1.4 일반발명 — OA·무효 추가 체크
- 과제 대비 선행 구조가 왜 다른지
- 기능적 상승효과 수치·실시예
- 상대 대응표 = 형태 vs 기능 매칭 검토
2. AI — ‘구체적 수단’ 없으면 진보성도 무너진다
2.1 대표 사례·심사사례
| 사건·출처 | 결과·취지 | 쟁점 |
|---|---|---|
| 특허법원 2013허7788 (심사사례집 인용) | 진보성 부정 | 특유 정보처리 미특정, AI 알고리즘 단순 구현 |
| AI 심사사례집 5-5 | 부정 | 공지 AI 단순 부가 |
| AI 심사사례집 5-12 | 인정 | 학습데이터 특유 처리 + 현저 효과 |
| 지능형로봇 사례 17 | 인정 | 출력값 활용 방법 — 추론 곤란 |
2.2 2013허7788 — “AI로 구현”의 한계
청구항이 특정 과제를 학습된 모델로 수행한다고만 하고, 특유의 정보처리를 특정하지 않은 채 주지관용 AI를 구현한 것에 불과하면 진보성이 인정되지 않습니다(심사사례집).
OA 대응: “인공지능을 이용한다”가 아니라 [전처리: …], [학습모델: …], [손실함수: …]를 청구항·명세서와 연결해 대비표 작성.
2.3 AI — ‘당연한 효과’ 함정
“신속 처리”“대량 데이터”“정확 예측”“오류 감소”는 AI 구현 당연 효과인 경우가 많습니다(인공지능 분야 심사실무가이드). 예측 가능 범위를 벗어난 더 나은 효과를 객관적 증거로 연결해야 합니다.
2.4 AI — OA·무효 추가 체크
- 전처리·모델·손실함수 청구항 특정
- 당연한 AI 효과 아님 입증
- 학습데이터 = 차이 + 특유 처리 + 초과 효과 (차이만으로 부족)
3. BM — 온라인화·단순 부가 vs 이질적 결합
3.1 대표 사례
| 사건 | 결과 | 진보성 쟁점 |
|---|---|---|
| 특허법원 2022허3359 (부동산 거래정보) | 청구기각 | 실거래 + 임대차 = 선행 용이 확장 |
| 특허법원 2024허12760 (계좌이체) | 청구기각 | 미완성 선행 vs 구현 곤란성 — 2011다1972 법리 |
| 특허법원 2024허15561 (NFT 공중권) | 청구기각 | 기존 공중권 시스템에 NFT 주지기술 단순 부가 |
| BM 길라잡이 2016허6302 (작성 사례) | (거절 논리) | 권리매매 인증 — 업계 시스템화 용이 |
3.2 2022허3359 — ‘선택’과 ‘확장’
선행 부동산 실거래 정보에 임대차를 추가하는 것은 통상의 기술자가 쉽게 착상할 수 있는 확장으로 진보성 부정(청구기각).
대응: 단순 선택·확장이 아니라 데이터 소스·검증·시계열 처리 차이와 기술적 효과를 분리해 서술.
3.3 2024허12760 — 미완성 선행 vs 구현 곤란성
원고는 선행이 구현 불가능하므로 진보성 부정 불가 주장. 법원은 미완성·불충분 선행이라도 통상의 기술자가 경험칙으로 파악·극복 가능하면 대비 대상 (대법원 2009후1972) — 청구기각.
교훈: “선행이 불완전하다”만으로는 부족할 수 있습니다. 청구항에 구현 단계가 명확해야 곤란성 주장이 먹힙니다(2003후2515 — 설명 보완 제한).
3.4 2024허15561 — 도메인 이전 + 주지기술
예술품 NFT 거래 선행에 공중권 적용 — 거래 대상만 다르고 대체 불가·공시 효과 동일 → 용이 도출 → 청구기각.
교훈: NFT·메타버스·금융 등 도메인 이전만으로는 부족. 처리 흐름·보안·연동 차이를 기술적으로 특정.
3.5 BM — OA·무효 추가 체크
- 성립 통과 (영업규칙 탈피) — SW·BM 입문
- 단계별 데이터 흐름 도식
- 이질적 결합·시계열·H/W 키워드 (워크북 4종)
4. 표준(SEP) — 매핑 차트가 진보성만큼 중요
표준특허는 판례 한 건보다 워크북·절차 비중이 큽니다. 진보성과 정합성·필수성을 동시에 봅니다.
4.1 실무 매트릭스
| 유형 | 출처 | 시사점 |
|---|---|---|
| 청구항–표준 비교 | 표준특허 길라잡이 §4 | 매핑 차트 필수 |
| 전략 6 Mandatory | 동 | 디코더/단말 등 표준 주체 일치 |
| 기고 24h 전 출원 | SEP 체크리스트 | 신규성 상실 방지 |
| S2-PSK vs UFSOOK | 전략 11 | 표준 채택 + 정합 등록 사례 |
4.2 매핑 차트 — 하편 워크숍
내 특허 vs 표준문서 비교 시 최소 열:
| 항목 | 내 청구항 | 표준 §/Mandatory | 일치 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 기술 요약 | ||||
| 필수 구성 A | ||||
| 필수 구성 B | ||||
| 선행 대비 차이 C | (표준 채택 배경) | 진보성 논증 |
- 정합성만 맞추면 SEP 후보; 진보성은 선행 표준·학술 대비 별도.
- 등록 ↑ 위해 한정 ↑ → SEP 공백 — 전략 9~11 시뮬레이션 필수.
4.3 SEP — OA·무효 추가 체크
- 기고·발표 전 출원 타임라인
- Mandatory 매핑 표
- 등록 vs SEP 범위 시뮬레이션
- 분할·계속 시 표준 공개 선행 검토
- FRAND·협상 → biz SEP·FRAND (본 시리즈와 역할 분리)
5. 공통 — 효과·선택발명 (4분야 효과 논증)
화학 선택발명 법리는 AI·BM·일반 효과 주장에도 응용됩니다.
| 출처 | 쟁점 |
|---|---|
| 대법원 2024후10214 (심리불속행기각) | 대법원 실질 심리 없음 — 원심(특허법원) 부정적 교시 vs 용이 도출 논거 (화학) |
| 심판연구 선택발명 | 효과 현저성, 출원 후 효과 증거 |
| 2019후10609 (아픽사) | 선택발명 효과 기준 완화 논의 |
OA: 명세서 효과 기재 → 비교실험 제출 (신규사항 없이).
6. 통합 체크리스트 — 출원 전 / OA / 등록 후
6.1 공통
출원 전
- 가장 가까운 인용 1건 + 보조 인용 대응표 (차이·효과·곤란성)
- 결합 시 동기·암시 사전 평가
- 명세서 “전체로서의 효과” 문단
OA (중간대응 단계)
- 단일 인용 vs 다수 결합 — 후자면 사후적 고찰 지적
- 부정적 교시 (선행 경고·한계)
- 신규사항 없는 보정 범위
등록 후 (무효심판·소송)
- 상대 대응표 기능 매칭 검토
- 청구항 전체 기술사상 중심 답변
6.2 분야별 — 상편 표 + §1~§4 추가 항목 통합
| 분야 | 추가 체크 (하편) |
|---|---|
| 일반 | §1.4 |
| AI | §2.4 |
| BM | §3.5 |
| 표준 | §4.3 |
7. 의견서·명세서 — 바로 쓸 수 있는 문장
아래는 골격입니다. ○○는 사건별 기입하세요.
7.1 공통 — 사후적 고찰
인용발명들을 결합하여 출원발명에 이르게 하는 것은, 출원발명의 명세서에 개시된 기술을 이미 알고 있는 상태에서 사후적으로 판단한 것으로, 특허법 제29조 제2항 및 심사기준상 진보성 판단 방법에 부합하지 않습니다.
7.2 일반 — 유기적 결합
청구항에 기재된 ○○, △△, □□는 단순 나열이 아니라 ○○ 과제를 해결하기 위한 유기적 결합으로, 선행발명 ○에 △만을 부가하는 것은 선행발명이 지적한 ○○ 문제(부정적 교시)를 야기하여 통상의 기술자에게 용이하지 않습니다.
7.3 AI — 구체적 수단
출원발명은 ‘인공지능을 이용한다’는 일반적 기재가 아니라, [전처리: …], [학습모델: …]에 관하여 구체적으로 특정하고 있으며, 이에 의해 ○○(예측 불가능한 효과)가 달성됩니다. 이는 인공지능 분야 심사실무가이드 및 AI 심사사례집상 통상의 창작능력 발휘에 해당하지 않습니다.
7.4 BM — 온라인화 반박
인용발명 ○의 오프라인 ○○ 업무를 전산화한 것에 불과한 것이 아니라, 서버·단말·DB 간 ○○ 데이터의 ○→△→□ 시계열 처리와 ○○ 이질적 결합을 통해 ○○ 기술적 효과가 발생합니다.
7.5 표준 — 정합성 + 진보성
청구항 ○항은 표준 ○○(버전) §○.○ mandatory 요소 [A], [B]와 문언상 대응하며, 선행 ○○ 대비 차이 [C]는 표준 채택 과정에서 ○○ 문제를 해결하기 위한 것으로, 단순 주지관용 결합이 아닙니다.
8. 절차로 연결 — OA 다음은 어디인가
| 단계 | 블로그 연결 | 진보성 관점 |
|---|---|---|
| 의견제출통지(OA) | 12/08 중간대응 | 1차 방어 — 본 하편 체크리스트 |
| 거절결정 | 4/10 재출원 vs 불복 | 명세서 한계 vs 심사관 오류 분기 |
| 등록 후 무효 | 2/11 무효심판 판례 | 진보성 무효 인용·기각 패턴 |
| 대법원 리딩 | 4/15 2024후10641 | 일반발명 사후적 고찰 |
거절 후 재출원 vs 불복심판은 진보성 논리 잔존 여부와 출원일 유지 필요에 달려 있습니다(4/10 체크표 참고).
마치며: 분야는 네 개, 방패는 하나, 칼날은 분야별
진보성은 특허법 제29조 하나로 규율되지만, 이기는 논증은 일반·AI·BM·표준마다 다릅니다. 사후적 고찰·유기적 결합·부정적 교시는 공통 방패이고, AI는 구체적 수단, BM은 이질적 결합·시계열, 표준은 매핑·Mandatory가 실무의 칼날입니다.
상편: 4분야 비교·개념과 이 하편을 한 세트로 두시면, 출원 전·OA·무효 전 구간에서 진보성을 점검하는 데 쓸 수 있습니다.
본문은 IP 지식·판례 서버 및 내부 4분야 진보성 통합 보고서를 요약·재구성한 것이며, 선고일·심사기준·통지서는 게시·출원 시점에 맞춰 확인하시기 바랍니다. 구체적 OA·무효·불복 전략은 개별 사건에 맞춰 전문가와 상담하세요.
nan-IP가 분야·판례·심사기준에 맞춘 진보성 전략을 함께 정리해 드리겠습니다.