“등록은 됐는데 무효 걸렸어요. 명세서 기재가 문제라는데요?” “심사관이 보정 방향을 제시했는데, 그대로 따르면 권리가 너무 좁아질 것 같아요.”
어제(6/24) 상편에서 특허 심사 제도의 전체 지도를 펼쳤습니다. 하편에서는 ‘강한 특허’—심사·무효·침해·라이선싱까지 무너지지 않는 권리—를 출원 전·심사 중·등록 후 관점에서 설계하는 방법을 정리합니다.
2025년 12월 4단계 로드맵부터 진보성 4분야(5/15~16), OA·거절·무효·침해까지 이어온 특허 전략 시리즈의 마지막 글입니다. 지식재산처 『특허·실용신안 심사기준』을 규제가 아닌 전략적 나침반으로 읽는 법을 중심으로 서술합니다.
1. 심사기준을 전략으로 읽기
1998년 심사지침서 통합 제정 이후, 2014년 통합 개정으로 분야별 지침이 하나의 체계로 묶였고, 2026년 예규 개정(예정)은 글로벌 수준 전문성 강화를 지향합니다.
출원인에게 주는 시사점은 두 가지입니다.
- 예측 가능성: 융복합·AI·BM 기술에도 동일 기준이 적용 → 명세서(12/04)·SW·BM(12/18)·AI 진보성(5/15~16) 작성 시 심사관과 같은 언어로 논리를 짤 수 있습니다.
- 정확한 심사의 양면성: 부당한 등록은 타인 사업화를 막고, 우수 기술에 권리를 주지 않으면 개발 의욕을 꺾습니다. 등록만이 아니라 법적 완결성 있는 권리를 설계해야 합니다.
강한 특허는 운 좋게 통과한 특허가 아니라, 무효심판(2/11)·침해소송(2/12)·권리범위확인(1/24)에서 권리 범위가 살아남은 특허입니다.
2. 명세서: 실시가능·배경기술 — 등록 후에도 살아남는 기초
명세서 기재 불비는 등록 후에도 언제든 무효를 부를 수 있는 치명적 리스크입니다. 심사관이 명세서를 열었을 때 가장 먼저 보는 실시 가능 요건(특허법 제42조 제3항 제1호)과 배경기술(제2호)에서 신뢰도가 갈립니다.
2.1 실시 가능 요건
| 판단 요소 | 내용 |
|---|---|
| 실시의 주체 | 해당 분야 통상의 기술자 |
| 쉽게 실시 | 과도한 실험·특별한 창작적 노력 없이 명세서·도면만으로 재현 가능 |
거절 유형과 대응
| 유형 | 거절 사유 | 대응 |
|---|---|---|
| 기술적 수단 부재 | 구성이 추상적 | 수치·도면·실험 데이터 |
| 구성-효과 논리 단절 | 기대 효과 달성 불가 | 작용 기제 과학적 근거 |
| 특수 발명 미흡 | 파라미터·약리효과 검증 데이터 누락 | 표준 측정·비교 실험 |
기재불비 통지 시: ① 출원 당시 기술 수준 입증, ② 다른 실시예·도면 간 유기적 결합으로 실시 가능 소명. 중간 OA(12/08) 단계에서 명세서 보정 여지를 미리 확보해 두는 것이 거절 후 분기(4/10)를 줄입니다.
2.2 배경기술 — ‘자승자박’ 함정
배경기술은 과제를 밝히는 도구이나, 과도한 상세는 출원인이 스스로 인정한 선행기술(Applicant Admitted Prior Art)로 진보성 거절 근거가 됩니다.
| 부적법 유형 | 리스크 |
|---|---|
| 기술 정보 결여 | 해결 과제 파악 불가 |
| 출처·존재 불분명 | 선행기술 확인 불가 |
| 발명 내용 포함 | 자명 도출처럼 보임 |
| 선행기술 과도 비방 | 신뢰성 저하 |
전략: 선행기술은 법적 요건을 충족할 만큼만 보충하고, 본 발명의 차별화된 과제를 부각. 배경기술을 본 발명의 기초로 쓰는 자승자박을 피하십시오 — 진보성 방어(5/16)의 전제입니다.
3. 청구범위: 형식·실체를 동시에
청구범위는 침해소송(2/12)·FTO(12/28) 승패를 가르는 법적 경계입니다.
3.1 시행령 제5조 — 형식 체크리스트
| 항목 | 요건 |
|---|---|
| 제1항 | 발명 성질에 맞는 적정 수의 청구항 |
| 제2항 | 독립항 집약, 종속항 한정·부가 |
| 제5~6항 | 다중 종속항 가능, 다중 종속항 재인용 절대 금지 ← 최빈 형식 거절 |
| 제7~8항 | 종속항은 인용 항 뒤, 항마다 줄 바꿈 |
명세서 심화(12/04)의 역순 작성(청구항 → 도면 → 본문)과 맞물려, 형식 거절을 사전 차단합니다.
3.2 신규성·진보성 — 청구항 설계와 연결
신규성: 청구항과 인용발명의 실질적 동일성. 하위 개념 공지 → 상위 개념 신규성 부정, 역은 성립 안 함.
진보성: 심사관은 인용발명 결합 동기(Motivation)를 제시해야 합니다. 단순 치환·수치 한정은 통상 범위 — 2024후10641(4/15)의 사후적 고찰·부정적 교시·유기적 결합 논리와 5/16 체크리스트로 방어.
3.3 다단계 종속항 — 심사관에게 ‘징검다리’ 제공
독립항 거절 시에도 구체 한정 종속항으로 “이 정도면 등록” 의견을 이끌어내는 다단계 설계가 강한 특허의 실무 핵심입니다. 마쿠쉬·중간체-최종물 등 특수 발명은 유기적 권리 체계로 라이선싱(12/23) 가치와 직결됩니다.
4. 보정: 마지막 기회이자 가장 엄격한 제약
보정은 OA(12/08)·거절(4/10)에서 거절이유를 해소할 마지막 기회이지만, 신규사항 추가 금지라는 철벽이 있습니다. 보정 내용은 최초 출원 명세서·도면에 명시되었거나 직접·명백하게 도출되어야 합니다.
| 보정 유형 | 심사관 판단 | 실무 |
|---|---|---|
| 청구범위 감축 | 새 거절이유 유발 금지 | ★ 신규성 즉시 해소 — 과도 감축(권리 형해화) 주의 |
| 오기 정정 | 명백한 실수 | 명확성 기재불비 해소 |
| 불분명 기재 명확화 | 기재불비 국한 | 새 기술적 의미 부여 시 각하 |
| 신규사항 삭제 | — | 방어적 — 각하·거절 리스크 제거 |
외국어 출원: 번역문이 원문 범위를 벗어나면 오역 정정 불가 — 글로벌 전략(12/17) 출원 시 번역 품질이 강한 특허의 전제입니다.
5. 포지티브 심사: 심사관은 ‘적’이 아니라 ‘파트너’
지식재산처 포지티브 심사(심사기준 제8부)의 핵심은 심사관이 거절만 하는 것이 아니라 보정 방향을 제시하는 것입니다.
| 제도 | 실무 활용 |
|---|---|
| 보정안 리뷰·면담 | 정식 보정 전 사전 협의 — 최후거절 단계 보정 각하 리스크 차단. 제시 방향이 과도한 축소(Over-narrowing) 아닌지 검토 |
| 직권보정 | 명백한 오기·사소 기재불비 — 협력적 소통이 직권보정으로 이어질 수 있음 |
| 거절이유 재통지 | 실질 보정 필요 시 대응 기회 확대 |
| 재심사 면담 | 서면으로 어려운 기술 우위 직접 설명·시연 — 면담 기록은 분쟁·권리해석 증거 |
주의: 심사관 제시 방향을 무비판적 수용하면 권리범위확인(1/24)·침해(2/12)에서 권리가 실익 없이 좁아질 수 있습니다. 협력과 권리 가치 수호는 양립해야 합니다.
6. 등록 이후 — 강한 특허는 ‘집행 가능한’ 특허
출원·심사에서 강한 권리를 만들었다면, 등록 후에는 행사·방어가 이어집니다.
| 축 | 시리즈 연결 | 강한 특허 관점 |
|---|---|---|
| 유지·마킹 | 12/09, 1/02 | 권리 소멸·징벌 방지 |
| 침해 집행 | 12/15~2/12 | 청구항이 실물·방법과 매칭되는가 |
| 무효 방어 | 2/11, 12/20 | 명세서·진보성 잔존 논리 |
| 라이선싱·FTO | 12/23, 12/28 | 권리 범위 = 거래·설계 자산 |
| 영업비밀과 병행 | 12/21 | 공개·비공개 포트폴리오 |
영업비밀 vs 특허(12/21)에서 다룬 것처럼, 강한 특허는 단독이 아니라 IP 믹스의 한 축입니다.
7. 실무 수칙 6가지 — 시리즈를 한 장으로
6개월·26편 시리즈를 실행으로 압축하면 아래 여섯 줄입니다.
- 실시예 상세 기재 — 통상의 기술자가 추가 실험 없이 재현 가능 (12/04)
- 형식 요건 완벽 준수 — 다중 종속항 재인용 금지 등 시행령 제5조
- 배경기술 중립화 — 자승자박·과도 공지 최소화
- 다단계 종속항 — 독립항 거절 시 종속항으로 조기 권리화
- 선제적 소통 — 보정안 리뷰·면담 적극 활용, 권리 가치 전략적 협상
- 면담·OA 기록 보관 — 무효·침해·확인심판 증거
마치며: 특허 전략 시리즈를 닫으며
2025년 12월, “아이디어를 권리로” 4단계 로드맵으로 문을 연 특허 전략(patent/) 시리즈. 출원·검색·명세서·심사·진보성·거절·등록·집행·글로벌까지 26편을 거쳐, 6/24 전체 지도와 오늘 강한 특허 글로 고리를 맺습니다.
특허는 등록증이 아니라 시장·분쟁·거래에서 버티는 권리입니다. 심사기준은 출원인을 가두는 벽이 아니라, 무너지지 않는 권리로 이끄는 지도입니다 — 시리즈 전체가 그 지도를 펼친 것이었고, 앞으로는 여러분의 발명 위에 직접 그려 넣을 차례입니다.
| 시리즈 축 | 대표 글 |
|---|---|
| 입문·절차 | 4단계(12/01) · 전체 지도(6/24) |
| 명세서·청구항 | 12/04 · 오늘(6/25) |
| 심사·OA | 12/08 · 4/10 |
| 진보성·판례 | 5/15~16 · 4/15 |
| 집행·거래 | 12/15~2/12 · 12/23 |
본문은 지식재산처 『특허·실용신안 심사기준』 및 시리즈 26편을 요약·재구성한 것이며, 심사기준·예규·통지서는 게시·출원 시점에 맞춰 확인하시기 바랍니다. 구체적 명세서·보정·분쟁 전략은 개별 사건에 맞춰 전문가와 상담하세요.
nan-IP가 강한 특허 설계부터 집행·거래까지, 필요한 구간을 함께 정리해 드리겠습니다.
6개월간 특허 전략 시리즈를 읽어 주셔서 감사합니다.